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Interventi sulla disciplina di tutela dei marchi (europei e nazionali)
informazioni aggiornate a mercoledì, 28 febbraio 2018

L'art. 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che, "nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione".

Il Regolamento (CE) n. 40/94, codificato nel 2009 come Regolamento (CE) n. 207/2009 e recentemente modificato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che opera in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità ai rispettivi sistemi nazionali di protezione.

Il citato Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015, fornisce, all'articolo 4, la seguente definizione di marchio dell'Unione Europea: esso può esse costituito da "tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:
a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'UE in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare".
Con tale Regolamento, la precedente dizione di marchio comunitario, è stata sostituita con quella, più propria all'indomani del trattato di Lisbona, di «marchio dell'Unione europea» («marchio UE»).
Esistono dunque diversi sistemi di protezione dei marchi: i marchi nazionali, registrati dagli Uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -UIBM, per l'Italia) sulla base di un sistema armonizzato a livello UE; i marchi dell'Unione europea (già denominati marchi comunitari) - che hanno effetto generale in tutti i paesi dell'Ue e sono disciplinati dal predetto Regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015 – che non sostituiscono i sistemi nazionali di marchio, costituiscono un quadro giuridico parallelo e supplementare nel territorio degli Stati membri dell'UE; i marchi internazionali, amministrati dall'Organizzazione Internazionale della proprietà Intellettuale (OMPI), i quali conferiscono una protezione in diversi paesi attraverso la Convenzione di Madrid ed il relativo protocollo aggiuntivo.

Parallelamente, i sistemi nazionali di protezione dei marchi all'interno dei diversi Stati dell'UE sono stati armonizzati dalla Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, poi codificata come Direttiva 2008/95/CE. La Direttiva (UE) 2015/2436 mira a un ulteriore e più stringente ravvicinamento delle legislazioni sostanziali e procedurali degli Stati membri in materia di marchi di impresa, muovendosi in sostanziale simmetria con le modifiche adottate con il Regolamento (UE) n. 2424/2015 al marchio d'impresa europeo. A tal fine, la nuova Direttiva abroga, a decorrere dal 15 gennaio 2019, la pregressa Direttiva n. 2008/95/CE.

La legge di delegazione europea 2016-2017 (L. n. 163/2017) ha previsto, all'art. 3, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della citata Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra menzionato Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio europeo).

Scopo della Direttiva di armonizzazione è quello di garantire che i marchi nazionali registrati tramite gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri siano soggetti alle stesse norme sostanziali in termini di registrabilità ed alle stesse condizioni di protezione in base alle leggi di tutti gli Stati Membri.

Insieme al Regolamento (UE) n. 2424/2015, la Direttiva (UE) 2015/2436 costituisce dunque il cd. "pacchetto marchi", ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Nell'attuazione della delega, che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Governo è tenuto a seguire, oltre alle procedure generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea delineate nell'articolo 31 della legge n. 234/2012, e ai principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234/2012 (comma 1), anche i seguenti principi e criteri direttivi (comma 3):

a)     adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) alle previsioni della Direttiva 2015/2436 e del Regolamento (UE) 2424/2015, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b)     salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della Direttiva 2015/2436, anche attraverso decreti ministeriali di natura regolamentare di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate attraverso regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33);

c)     introdurre, conformemente alla Direttiva 2015/2436, i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa;

d)     prevedere conformemente alla Direttiva n. 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e)     uniformare la disciplina dei marchi collettivi alle disposizioni in materia contenute nella della Direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f)       modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

 

L'art. 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che, "nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione".

Il Regolamento (CE) n. 40/94, codificato nel 2009 come Regolamento (CE) n. 207/2009 e recentemente modificato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che opera in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità ai rispettivi sistemi nazionali di protezione.

Il citato Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015, fornisce, all'articolo 4, la seguente definizione di marchio dell'Unione Europea: esso può esse costituito da "tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:
a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'UE in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare".
Con tale Regolamento, la precedente dizione di marchio comunitario, è stata sostituita con quella, più propria all'indomani del trattato di Lisbona, di «marchio dell'Unione europea» («marchio UE»).
Esistono dunque diversi sistemi di protezione dei marchi: i marchi nazionali, registrati dagli Uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -UIBM, per l'Italia) sulla base di un sistema armonizzato a livello UE; i marchi dell'Unione europea (già denominati marchi comunitari) - che hanno effetto generale in tutti i paesi dell'Ue e sono disciplinati dal predetto Regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2424/2015 – che non sostituiscono i sistemi nazionali di marchio, costituiscono un quadro giuridico parallelo e supplementare nel territorio degli Stati membri dell'UE; i marchi internazionali, amministrati dall'Organizzazione Internazionale della proprietà Intellettuale (OMPI), i quali conferiscono una protezione in diversi paesi attraverso la Convenzione di Madrid ed il relativo protocollo aggiuntivo.

Parallelamente, i sistemi nazionali di protezione dei marchi all'interno dei diversi Stati dell'UE sono stati armonizzati dalla Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, poi codificata come Direttiva 2008/95/CE. La Direttiva (UE) 2015/2436 mira a un ulteriore e più stringente ravvicinamento delle legislazioni sostanziali e procedurali degli Stati membri in materia di marchi di impresa, muovendosi in sostanziale simmetria con le modifiche adottate con il Regolamento (UE) n. 2424/2015 al marchio d'impresa europeo. A tal fine, la nuova Direttiva abroga, a decorrere dal 15 gennaio 2019, la pregressa Direttiva n. 2008/95/CE.

La legge di delegazione europea 2016-2017 (L. n. 163/2017) ha previsto, all'art. 3, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della citata Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra menzionato Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio europeo).

Scopo della Direttiva di armonizzazione è quello di garantire che i marchi nazionali registrati tramite gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri siano soggetti alle stesse norme sostanziali in termini di registrabilità ed alle stesse condizioni di protezione in base alle leggi di tutti gli Stati Membri.

Insieme al Regolamento (UE) n. 2424/2015, la Direttiva (UE) 2015/2436 costituisce dunque il cd. "pacchetto marchi", ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Nell'attuazione della delega, che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Governo è tenuto a seguire, oltre alle procedure generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea delineate nell'articolo 31 della legge n. 234/2012, e ai principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234/2012 (comma 1), anche i seguenti principi e criteri direttivi (comma 3):

a)     adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) alle previsioni della Direttiva 2015/2436 e del Regolamento (UE) 2424/2015, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b)     salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della Direttiva 2015/2436, anche attraverso decreti ministeriali di natura regolamentare di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate attraverso regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33);

c)     introdurre, conformemente alla Direttiva 2015/2436, i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa;

d)     prevedere conformemente alla Direttiva n. 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e)     uniformare la disciplina dei marchi collettivi alle disposizioni in materia contenute nella della Direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f)       modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.